案情简介
本案的案号是（2021）最高法知行终548号[1]，涉案专利的专利号是01822507.1，名称为“通过化学汽相沉积在晶片上生长外延层的无基座式反应器”，专利权人为某仪器公司。无效宣告请求人是某半导体公司。案件的上诉人是国家知识产权局。
2017年5月3日，某半导体公司提交了无效宣告请求，请求宣告涉案专利权利要求1-29全部无效。2017年6月5日，无效宣告请求人又补充了无效宣告理由，包括：权利要求1-29不清楚，权利要求1、6-8、17和24-29得不到说明书支持；权利要求1缺少必要技术特征；权利要求1-3、17-20、24和27-28不具有新颖性；权利要求1-29不具有创造性。
专利权人某仪器公司分别于2017年6月16日和2017年6月19日提交了意见陈述，且提交了两份修改后的权利要求书，并指出以2017年6月19日提交的权利要求书修改为准（共计26项权利要求）。
无效宣告请求人收到专利权人的意见陈述及修改后，于2017年7月24日针对上述修改文本提交了意见陈述书。
国知局将该意见陈述再次转文给专利权人，专利权人某仪器公司收到国知局的转文后，又于2017年8月30日提交了意见陈述，明确指出要求本专利在授权公告文本的基础上审查，并附上授权公告文本。
2017年8月31日，专利权人某仪器公司再次提交意见陈述及权利要求的全文修改替换页（共计28项权利要求）。此次修改在本专利授权公告文本的基础上，并未修改独立权利要求1，将权利要求21的附加技术特征加入权利要求17改写为新的权利要求2，将原权利要求2的附加技术特征与原权利要求17、21合并作为权利要求3的技术方案，对权利要求24主张进行明显错误的澄清式修改，并且对其他权利要求的标号和引用关系作出适应性修改。
国知局于2017年9月5日和2017年9月6日分别将某仪器公司于2017年8月30日和2017年8月31日提交的意见陈述以及相关附件转送给某半导体公司，并于2017年9月11日将某半导体公司于2017年6月5日的意见陈述书以及相关附件转送给某仪器公司。
某半导体公司于2017年10月20日重复提交了2017年6月5日提交的证据1-8，并于2017年10月23日提交了意见陈述书，重申了2017年6月5日的无效理由。
某仪器公司于2017年10月23日提交了意见陈述书和权利要求书的全文替换页（共28项权利要求），其在授权公告文本的基础上，未修改独立权利要求1，将权利要求25作为新的权利要求2，将原权利要求2修改为从属于权利要求1或权利要求2的权利要求3，删除权利要求17和25，对权利要求24进行明显错误的澄清式修改，并对其他权利要求的编号和引用关系作出适应性修改。
2017年10月23日，专利权人某仪器公司所提交的权利要求修改，此为本案的最终修改，也是本案权利要求的修改是否应当接受的争议焦点所在。
在国知局复审委2018年1月3日所作出的被诉决定中认为，某仪器公司未对原独立权利要求做出任何限定，原独立权利要求在修改之后仍保留，没有体现“缩小保护范围”的要求。因此，这种修改方式不属于《专利审查指南》允许的“对权利要求的进一步限定”，上述修改文本不能被接受。鉴于提交在后的修改文本视为放弃之前的修改，并以在后文本代替之前的文本，因此，本无效宣告请求审查决定的审查基础是本专利的授权公告文本。国知局认为涉案专利权利要求1-29分别由于不符合专利法第二十二条第二款和第三款规定，即部分权利要求不具有新颖性、部分权利要求不具有创造性，而被国知局在该被诉决定中被宣告专利权全部无效。
后续案件经历了一审和二审，一审原告是专利权人，二审上诉人是国知局。在本案中，主要的争议焦点聚焦于无效宣告请求程序中，专利权人能否不修改独立权利要求、仅修改从属权利要求。
专利权人某仪器公司认为其于2017年10月23日提交的修改后的权利要求满足法律规定的修改原则，也达到了“缩小保护范围”的结果，符合“对权利要求的进一步限定”的修改方式的规定。
国知局则认为，根据《专利审查指南》中对于无效宣告程序中权利要求修改的相关规定，专利权人在无效宣告程序中可以采用“权利要求的进一步限定”的修改方式，对授权专利的权利要求书进行修改。《专利审查指南》进一步规定，“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围”。上述规定明确了“限定”的行为是在权利要求中被入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，也明确了“限定”的结果是“缩小保护范围”。所谓“缩小保护范围”是针对该被修改的权利要求书的原保护范围而言，以缩小后的保护范围替换此前较大的保护范围。对于上述修改文本，上述修改是在未对独立权利要求1进行修改的情况下，通过将从属权利要求的技术特征组合增加了新的从属权利要求。实质上，某仪器公司未对原独立权利要求做出任何限定，原独立权利要求在修改之后仍保留，没有体现“缩小保护范围”的要求。因此，这种修改方式不属于《专利审查指南》允许的“对权利要求的进一步限定”，上述修改文本不能被接受。
一审法院则认为，《专利审查指南》规定了无效宣告请求程序中专利权人可以采取“权利要求的进一步限定”的修改方式，并无规定必须对独立权利要求进行“进一步限定”的修改要求。专利权人的修改内容符合“进一步限定”的修改规定，取得了“进一步缩小保护范围”的效果，应当予以接受。同时指出“无效宣告程序中，修改方式作为手段，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，而不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。”一审法院最终撤销了被诉决定，要求国知局应当按照某仪器公司修改后的权利要求重新作出认定。
二审中，国知局进一步指出，仅修改从属权利要求的修改方式，不能够被认为是“针对性”的修改。
就国知局的前述观点，二审法院仅作简单回应。二审法院认为，本案无效宣告请求人某半导体公司提出的无效理由包括原权利要求1-29不具备创造性，不符合1992年专利法第二十二条第三款的规定，某仪器公司针对原权利要求不具备创造性的无效理由进行修改亦属于就无效请求人指出的缺陷进行针对性的修改。最终维持了一审法院的判决，驳回了国知局的上诉请求。
裁判要旨
专利确权程序中，当事人主张专利权人仅修改从属权利要求而未修改独立权利要求的修改方式不应予以接受的，人民法院不予支持。
笔者观点
修改从属权利要求会引起被修改的权利要求以及其后续的从属权利要求保护范围缩小，符合《专利审查指南》关于“进一步限定式”修改的修改要求，这个应该是相对没有争议的。
但是，关于此种“仅修改从属权利要求，不修改独立权利要求”的修改方式是具有“针对性”？笔者认为是值得讨论的。
权利要求布局与现有技术之间的关系
通常情况下，从属权利要求会基于独立权利要求的技术特征进行进一步限定，独立权利要求一般而言保护范围大于其从属权利要求的保护范围。这意味着如果独立权利要求具有新颖性或者创造性，则基于从属关系后续的从属权利要求也必然有新颖性或者创造性。如上图所示，图中列举了嵌套式的权利要求结构，正常情况下独立权利要求所限定的保护范围最大，引用独立权利要求的从属权利要求1保护范围次于独立权利要求的保护范围，根据从属关系层层递进，从属权利要求n引用从属权利要求n-1进行进一步限定，从属权利要求n的保护范围小于从属权利要求n-1的保护范围。
在这种结构模式下，通常如果独立权利要求是具有创造性的，其从属权利要求会因为其引用的独立权利要求而获得创造性。那在针对无效宣告请求中，不修改独立权利要求，仅修改从属权利要求，又意欲何为？
是认为独立权利要求具有创造性，而从属权利要求需要进一步修改之后才能够具有创造性？
亦或者，专利权人已经自认了独立权利要求不具有创造性，想要放弃独立权利要求，而选择基于从属权利要求进行修改以及创造性答辩？
基于这种逻辑框架，笔者认为仅修改从属权利要求，而不修改其引用的独立权利要求的修改方式，明显存在逻辑矛盾，在无效宣告请求程序中专利权人其修改的目的和修改动机，是值得质疑的。如果无效宣告请求人提出的是独权及其从属权利要求存在瑕疵，而专利权人仅修改从属权利要求并进行答辩，其明显是不认可无效宣告请求人所提出的无效宣告请求意见的，其修改从属权利要求的目的和动机更多可能是为了使得权利要求的结构更加清晰明确，易于理解，多有在无效宣告程序中重构已授权权利要求之嫌。故而笔者认为，此种修改方式不是值得提倡的，因为对《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.1节中“应当针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷进行修改”的规定造成了一定程度的挑战，也影响专利无效宣告请求的审查效率。这个观点在我们上一期“案例读报人”中法院也有提及。最高院在（2021）最高法知行终556、581、738号[2] 案件中认为：“以克服无效宣告理由所指缺陷为名，而行优化权利要求撰写之实的修改，即非回应性的修改，因其不符合专利确权程序的制度定位，可以不予接受。”，笔者认为在（2021）最高法知行终556、581、738号案件和本文的（2021）最高法知行终548号案件中，二者判决书中法院在其司法裁判观点上似乎是存在一定的冲突的。
但是，从另外一个角度看，即从本案判决书的论证角度思考，在《专利审查指南》中确实没有要求专利权人必须仅对独立权利要求进行修改，而是规定“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书”，基于“法无禁止即可为”的理念，不应当过度限制专利权人修改从属权利要求的权利。法院所提出的观点，在另外一个角度也是可以被理解的。虽然这么做，可能会在审查程序上造成无效宣告请求人和国知局复审无效审理部付出更多精力，但在本质上并不会实质影响权利要求书中所记载的权利要求的总体范围，总归还是在公告的权利要求书框架下进行审查，故而这种影响也相对有限。
仅从本案的裁判要旨出发，最高院知识产权法庭认可了“专利权人仅修改从属权利要求而未修改独立权利要求的修改方式”，这个司法动向的变化值得实务工作者留意。
参考资料
[1]（2021）最高法知行终548号: https://enipc.court.gov.cn/zh- cn/news/view-3020.html
[2]（2021）最高法知行终556、581、738号: https://enipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3036.html
