01
案情简介
本案的案号是（2021）最高法知行终556号，关联的案件还有（2021）最高法知行终581、738号。这三个案件无效宣告请求阶段所使用的对比文件证据是一致的，只是提出无效宣告请求的请求人主体不同，案件内容基本一致。本文基于（2021）最高法知行终556号案件进行分享。
本案的涉案专利是专利号为200480036270.2、名称为“一种获取人脸图像的方法及人脸识别方法与系统”的发明专利（以下简称涉案专利），专利权人为某森公司，亦为本二审案件的上诉人。
被上诉人为（一审被告）国家知识产权局，一审第三人系（无效宣告请求人）某电脑上海公司。
无效阶段，国家知识产权局审理后认为涉案专利全部无效。某森公司做为专利权人不服无效决定，遂向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定并判令国家知识产权局重新作出决定。
一审阶段，北知院审理后驳回了某森公司的全部诉讼请求，维持了无效决定。某森公司依然不服，向最高院上诉。
在涉案专利的修改中，修改后的权利要求1、权利要求5、6采用了相对传统的合并修改的方式，故而相对争议较小。而在修改后的权利要求4、7、11中采用了创设新的独立权利要求的方式进行修改，形成了本案的争议焦点。虽然修改后的权利要求4、7形成新的独立权利要求，但是其权利要求保护范围其实是对应于原权利要求3、权利要求13。而原权利要求20（暂且对应于新的权利要求11）的修改引用关系就较为复杂，因为原权利要求20引用了原权利要求15，原权利要求15又为引用原权利要求1或9的独立权利要求，原则上修改后的原权利要求1或9具有创造性，原权利要求15也同样应当具有创造性，进而导致了此处新的权利要求11修改与前文新的权利要求4和权利要求7存在一些判断原则上的区别，这里我们暂且按下不表，来看具体案情大家就能明白是怎么回事了。
02
聚焦分析
国家知识产权局在无效宣告请求阶段认为，根据专利法实施细则第六十九条第一款规定和《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节的相关规定，修改后的权利要求4、7、11、12及其从属权利要求不符合上诉规定，不接受修改后的权利要求4、7、11、12及其从属权利要求做为审查基础。具体地，国知局认为新的权利要求1和权利要求4修改是基于原权利要求1补入不同技术特征，同时形成多项独立权利要求的修改，在原权利要求1进行进一步限定式修改后，其已经形成了技术特征增多、保护范围缩小的新权利要求1，此时原权利要求1已经不存在，专利权人要求新增权利要求4的修改不再被接受。其他的并列独立权利要求7、11的修改亦同理。
一审北京知识产权法院延续采纳了国知局的观点，认为权利要求4、7、11创设了新的独立权利要求，不宜被接受。理由同样是权利要求1已经进行过一次限缩，权利要求4、7、11其他方式的限缩不应当被接受。
案件来到二审最高院阶段，最高院对此持不同观点。最高院在（2021）最高法知行终556号行政判决书[1]中就该问题提出如下观点：
关于应否接受修改后的权利要求4、7、11、12及权利要求8-10中引用权利要求4、7的技术方案，以及如应接受是否应在二审程序中进一步审理上述权利要求的创造性。
本案中，对于修改后的权利要求4、7、11、12及权利要求8-10中引用权利要求4、7的技术方案是否应当被接受的审查，应当依据专利法及其实施细则之规定，并考虑专利审查指南的具体指引进行。
1. 关于专利确权程序中权利要求修改的审查维度
允许专利权人在专利确权程序中对权利要求作出修改，有利于实质激励保护创新，能够有效避免具有技术贡献的发明创造仅因权利要求撰写不当而得不到保护；但因此时专利已获授权、有关法律秩序业已稳定，为避免公众信赖利益的严重减损和法律秩序稳定性的持续波动，亦有必要对修改作出限制。故专利确权程序中的权利要求修改，以实质激励保护创新和保护专利权人应然利益为制度目标，而以维持法律秩序稳定性、避免公众信赖利益减损和保障行政审查的可操作性及效率为制度成本。对于权利要求修改的限制，应当以能够实现制度目标为基本遵循，并在此基础上，尽可能控制制度成本。因而，对于专利确权程序中的权利要求修改既不应过于宽纵，以致信赖利益严重受损或者法律秩序持续波动；也不宜过于机械和严苛，若基于制度成本的考虑对修改限制过严，将大大减损制度效果，甚至导致制度目标无法实现，得不偿失。
关于专利确权程序中权利要求修改接受问题的法律规范体系主要由专利法第三十三条、专利法实施细则第六十九条第一款构成；同时，专利审查指南也作出了具体的操作指引。对于权利要求的修改是否应当予以接受，至少涉及以下几个方面的问题：
一是关于修改幅度的要求。专利确权程序中权利要求的修改幅度最大不得超出专利法第三十三条所规定的“信息范围”和专利法实施细则第六十九条第一款规定的“保护范围”。申言之，专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”据此，专利授权程序中的权利要求修改不得超出原说明书和权利要求书所公开的发明创造的全部信息范围。举轻以明重，专利确权程序中的权利要求修改亦当然应以此为限。专利法实施细则第六十九条第一款规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”据此，专利确权程序中权利要求的修改还不得超出原专利的保护范围。从“信息范围”和“保护范围”两个维度划定专利确权程序中权利要求修改幅度的法定限度，不仅有利于维护以公开换保护的专利法基本制度逻辑，也有利于平衡确有技术贡献者获得专利授权和社会公众信赖授权专利文本两个方面利益。
二是关于修改方式的要求。前述“信息范围”和“保护范围”只是法定的专利确权程序中权利要求修改的最大限度，但并非只要不超过所谓“信息范围”和“保护范围”的修改都应当被接受，修改能否被接受，还要考虑法律秩序稳定性、公众信赖利益减损和行政审查的可操作性及效率。因此，国家知识产权局可以通过专利审查指南对权利要求修改方式予以明确并适当限制。现行专利审查指南允许的专利确权程序中的权利要求修改方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。其中，权利要求的进一步限定相比权利要求的删除、技术方案的删除、明显错误的修正，留给专利权人相对宽松灵活的修改可能性。专利审查指南将进一步限定式修改定义为“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围”，故判断某一权利要求的修改方式是否属于“进一步限定”时，国家知识产权局仅需审查：（1）修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征；（2）修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否新增了技术特征；（3）新增的技术特征是否均源于其他原权利要求。如果修改后的权利要求并未完整包含任一原权利要求或者其相比被修改的权利要求新增的技术特征并非来源于其他原权利要求，则该修改方式可能是对权利要求的“重新撰写”或者“二次概括”而非“进一步限定”。
三是关于修改目的的要求。专利确权程序是在权利要求已获授权后因被他人提起无效宣告请求，依据无效宣告理由检验授权正当性的程序。其既非授权正当性的全面复查程序，又非权利要求撰写的优化程序。故对于专利确权程序中的权利要求修改，一般应当以回应无效宣告理由（包括针对无效宣告请求人提出的无效宣告理由或者补充的证据和国家知识产权局引入的无效宣告请求人未提及的无效宣告理由或者证据）为限。以克服无效宣告理由所指缺陷为名，而行优化权利要求撰写之实的修改，即非回应性的修改，因其不符合专利确权程序的制度定位，可以不予接受。否则，不难设想，一旦非回应性修改可以被接受，则专利确权程序势必异化为授权后额外获取优化权利要求撰写机会的工具。如此既不利于从撰写之初、授权之始即提高质量，也不利于无效宣告请求程序真正作用的发挥，还会引发专利授权后包括相关利益攸关方在内的社会公众利益的失衡。故对于非回应性修改，即便其未超出所谓“信息范围”和“保护范围”且属于专利审查指南所允许的修改方式，也可以不予接受。例如，权利要求的修改缺乏与修改相对应的无效宣告请求和理由的，一般可以不必再审查其修改范围和修改方式，径行不予接受。又如，在同一行政审查程序中，针对一项权利要求的无效宣告理由已通过对该权利要求的修改给予了回应，且修改后的权利要求已被接受时，对该原权利要求的另行修改及相应获得的更多新权利要求，因一般已不再具有回应对象，故可不予接受。
值得注意的是，专利确权程序中，未经修改的权利要求是当然的审查基础，其不构成对于权利要求修改的法定或者其他限制的评价对象，故确认审查基础时，应当首先明确有关权利要求是原权利要求还是经修改形成的新权利要求。对于权利要求修改与否，应当作实质审查，以修改前后的权利要求保护范围是否发生实质变化为基本依据。一般而言，单纯的权利要求序号变化、从属权利要求和独立权利要求撰写方式的简单转换、含有并列技术方案权利要求的简单拆分等不实质影响保护范围的撰写调整，不构成对权利要求的修改。
2. 关于被诉决定未予接受修改后的权利要求4、7、11、12及权利要求8-10中引用权利要求4、7的技术方案是否正确
（1）关于应否接受修改后的权利要求4、7
被诉决定认为，修改后的权利要求4系将原权利要求3合并到原独立权利要求1中，权利要求7系将原权利要求13合并到原独立权利要求9中。某森公司上诉称，修改后的权利要求4、7均为本专利原有权利要求，因其未经修改故不可能存在修改超范围问题。国家知识产权局辩称、某电脑上海公司述称，被诉决定的认定并无不当。
本院认为，修改后的权利要求4、7即为原权利要求3、13，其实质上并非分别由原权利要求1和3、原权利要求9和13合并而来。首先，从属权利要求通常采用“引用部分+限定部分”的撰写方式，特别是引用部分仅明确被引用权利要求的编号而不作全文引述，目的在于精炼文字表述、澄清从属关系。专利权人不欲修改原从属权利要求，但该原从属权利要求所引用的权利要求（独立权利要求或者其他在先从属权利要求）已因修改而不复存在时，既不再有编号指代的对象条件，也不再有澄清从属关系的需要，原从属权利要求中引用部分的表达方式，必然需要由编号指代改为全文引述，但该权利要求的实质内容和保护范围并不因上述表达方式的变化而发生变化。换言之，新的形式上的独立权利要求即为原从属权利要求本身，而非由原从属权利要求修改得来。其次，所谓权利要求的合并，是将被合并的多项权利要求的所有技术特征并入一项权利要求中，属于权利要求的进一步限定的方式之一，修改后的权利要求包含且仅包含被合并各项权利要求的所有技术特征，此时修改后的权利要求的保护范围原则上应当小于而不能大于或等于任一被合并的权利要求的保护范围。从属权利要求本身即包含且仅包含其所引用的权利要求的全部技术特征及其附加技术特征。所谓将从属权利要求与其所引用的权利要求合并而来的所谓新的权利要求，其实质内容和保护范围均与原从属权利要求并无二致，该合并既无必要，也无效果，不符合权利要求合并的基本内涵。本案中，修改后的权利要求4与原权利要求3的实质内容和保护范围完全一致，二者的区别仅在于修改后的权利要求4对原权利要求1对应内容采用了全文表述，而原权利要求3则是采用编号指代的方式表达，故修改后的权利要求4即为原权利要求3，而非由原权利要求1、3合并而来。同理，修改后的权利要求7也即为原权利要求13，而非由原权利要求9、13合并而来。
综上所述，修改后的权利要求4、7均为本专利原有权利要求，并非经过修改而形成的新的权利要求，其是当然的审查基础，不存在因所谓修改而不能被接受的问题。被诉决定对修改后的权利要求4、7不予接受，进而将之排除在审查基础之外，缺乏事实依据。某森公司的有关上诉主张，应予支持。
（2）关于应否接受修改后的权利要求8-10中引用修改后的权利要求4、7的技术方案
被诉决定认为修改后的权利要求8-10引用了不被接受的修改后的权利要求4、7，故权利要求8-10中引用权利要求4、7的技术方案不应予以接受。某森公司上诉认为，修改后的权利要求4、7是本专利原有权利要求，应予接受，修改后的权利要求8-10中引用修改后的权利要求4、7的技术方案亦应被接受。国家知识产权局辩称、某电脑上海公司述称，被诉决定的认定并无不当。
本院认为，如前所述，修改后的权利要求4、7即分别为原权利要求3、13，是当然的审查基础。被诉决定以修改后的权利要求4、7不应被接受为由，认定修改后的权利要求8-10中引用权利要求4、7的技术方案不应被接受，缺乏依据。某森公司的有关上诉主张，应予支持。
（3）关于应否接受修改后的权利要求11、12
被诉决定不接受修改后的权利要求4的理由为“原权利要求1在经过了进一步限定式的修改之后，已经成为一项技术特征增多、保护范围缩小的新权利要求1，此时原权利要求1已经不再存在，因此新权利要求4的修改不再被接受”；其不接受修改后的权利要求11、12的理由与之相同。由此可以推知，被诉决定不接受权利要求11的理由为，原权利要求15已经进一步限定式的修改后，形成修改后的权利要求8，此时原独立权利要求15已不复存在，不存在对其再次作进一步限定形成修改后的权利要求11的基础；修改后的权利要求12作为权利要求11的从属权利要求也不应被接受。根据前述专利确权程序中的权利要求修改应当以回应无效宣告理由为限的审查理念，被诉决定对修改后的权利要求11、12的处理并无不妥。
3. 关于二审是否应当进一步审理修改后的权利要求4、7及权利要求8-10中引用权利要求4、7的技术方案的创造性的问题
如前所述，国家知识产权局对修改后的权利要求4、7、8-10应予接受而未予接受，故被诉决定并未评价上述权利要求的创造性。某电脑上海公司主张，即便上述权利要求应予接受，其亦显然不具备创造性，二审法院应当审理其创造性，在纠正理由的基础上维持被诉决定。某森公司和国家知识产权局均认为，如果有关权利要求的修改应予接受，不宜继续审理，应当由国家知识产权局重新审查并作出决定。
本院认为，因国家知识产权局未接受修改后的权利要求4、7及权利要求8-10中引用权利要求4、7的技术方案，各方当事人并未就其创造性问题作实质辩论，国家知识产权局亦未对此作出评价。故宜由国家知识产权局重新审查并作出决定。根据《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第二十四条第一项的规定，被诉决定对于权利要求书中的部分权利要求的认定错误，其余正确的，人民法院可以依照行政诉讼法第七十条的规定，判决部分撤销。因此，本院撤销被诉决定关于宣告本专利权利要求4、7及引用权利要求4、7的权利要求8-10无效的决定，判令国家知识产权局针对某电脑上海公司对本专利修改后的权利要求4、7及引用权利要求4、7的权利要求8-10提出的无效宣告请求重新作出审查决定。
最终，最高院判令撤销北京知识产权法院（2018）京73行初10897号行政判决；撤销国家知识产权局第40531号无效宣告请求审查决定中关于宣告专利号为200480036270.2、名称为“一种获取人脸图像的方法及人脸识别方法与系统”的发明专利修改后的权利要求4、7及引用权利要求4、7的权利要求8-10无效的决定；国家知识产权局就某电脑贸易（上海）有限公司针对专利号为200480036270.2、名称为“一种获取人脸图像的方法及人脸识别方法与系统”的发明专利修改后的权利要求4、7及引用权利要求4、7的权利要求8-10提出的无效宣告请求重新作出审查决定。
03
裁判要旨
专利确权程序中，关于某一权利要求的修改方式是否属于“进一步限定”的审查，应仅以修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征，以及修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否增加了技术特征，且增加的技术特征是否均记载于原权利要求书中的其他权利要求为准。
专利确权程序中，权利要求的“进一步限定”式修改，一般应当以回应无效宣告理由为限；以克服无效宣告理由所指缺陷为名，行重构权利要求之实的，可不予接受。
04
笔者观点
在这个案例中，最高院提出了两方面的裁判要旨，其一是对“进一步限定式”修改做出了阐释，对于独立权利要求修改后，此前存在并列关系的从属权利要求其并列关系消失，可否将从属权利要求的从属关系取消，单独做为新的独立权利要求进行创造性答辩做出了解释。其二是要求无效宣告请求中，专利权人对于权利要求的修改应当是针对无效宣告请求所指出的缺陷做出的针对性修改，否则可以不予接受。
第一个点，关于修改方式的边界探析，在最高院的判决中已经说的很清楚了，笔者在此也不过多展开。而关于第二个点，所谓的权利要求的“针对性修改”在这份判决中，最高院延续了国知局无效决定中的说法，认定了新修改的权利要求11和权利要求12不可接受，笔者认为还需要进一步讨论。
涉案专利中，修改后的权利要求11与权利要求8的主题名称均为“一种实现权利要求1、4、5或7所述方法的人脸图像识别系统”，笔者认为按照前文关于权利要求4和权利要求7的修改逻辑，修改后的权利要求8既然被接受了，与之对应的并列技术方案权利要求11和权利要求12的适应性修改也应该予以接受，或者充分说理告知为何其未针对无效宣告理由进行针对性修改，而不是继续沿用无效决定中所提出的理由，认为权利要求11和权利要求12的修改没有针对性克服无效宣告请求理由所指出的缺陷。
但是从另外一个角度解读，最高院的审查认定方式也是可以被理解的。因为不管是权利要求8也好、权利要求11也罢，均是引用权利要求1、4、5或7的独立权利要求，其撰写方式为“假从属真独立”的撰写方式，这种撰写方式其权利要求8和权利要求11的创造性大概率是来自于前序的权利要求1、4、5或7的，而不可能仅仅来自于权利要求8或者11的进一步限定。否则，权利要求1、4、5或7做为前序的、限定词更少、保护范围更大的权利要求就没有存在的意义了。故而，权利要求8和权利要求11虽然为前序权利要求1、4、5或7对应的人脸图像识别系统的独立权利要求，其权利要求表述也与方法权利要求的表述大致相当，权利要求8或者权利要求11中的技术特征记载大概率属于重复描述，其对技术方案创造性贡献不大，在此基础之上权利要求11被认为不是针对性的进一步限定修改也是可以被理解的。
笔者查看了涉案专利的两套系统权利要求（即修改后的权利要求8或者11所限定的“一种实现权利要求1、4、5或7所述方法的人脸图像识别系统”）后，笔者认为其早期撰写时在系统权利要求中引用前序的“权利要求1、4、5或7”的意义并不大，此套人脸识别系统权利要求实际上与方法权利要求的表述基本一致，大可不引用其他独立权利要求单独进行撰写，相信如果写成“一种人脸图像识别系统”并与前文方法步骤对应的权利要求1、4、5或7一一对应进行撰写，则在最高院认可权利要求8修改可以被接受的同时，相对应的并列技术方案权利要求11的修改理应也是可以被接受的。同时，这种撰写方式其保护范围也可以与权利要求1、4、5或7的方法权利要求保护范围大致相当，使得权利要求保护范围或者权利要求的布局更清楚和简洁。
又或者换一种撰写方式，直接写成“一种实现权利要求1、4、5或7所述方法的人脸图像识别系统”，不再进一步展开，亦可以在无效宣告请求阶段节省很多不必要的麻烦。
这个案例其实也告诫专利实务工作者，应当注重早期申请的撰写质量，尽量让权利要求之间的引用关系清楚、简介和明了，特别是应当注意避免使用“假从属真独立”、“多引多”以及“非择一”的权利要求引用混乱的撰写方式，避免在后续答复审查意见或者答复无效宣告请求时，给权利要求的修改造成不必要的阻碍。
