侵害商标权纠纷是当前司法实践中常见的案由之一,根据《商标法》、《商标法实施条例》、《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释(2020修正)》等法律法规,以及各地法院的司法实践经验,在面对侵害商标权纠纷中被控方时,可采用的应诉策略至少包括以下几点:
一、针对控诉方所主张的商标权的有效性进行抗辩
合法有效存续的商标权是控诉方主张权利的依据和基础,如果这个权利存在瑕疵,那么控诉方的一切主张都属于空中楼阁,自然无法成立。在方法上,被控诉方应当认真检查控诉方提交的商标注册证书、续展证明等文件, 核实其文件的真实性,可以登录商标局网站查询以辨别真伪。根据《商标法》第三十五条的规定,被控诉方为了否定对方商标权的有效性,还可以向商标评审委员会请求宣告该注册商标无效。
二、针对控诉方主张商标权的权利主体资格进行抗辩
一般而言,控诉方往往是商标注册证书上记载的权利人,但商标权作为一项民事权利,具有特定的商业价值,在发生交易时,有可能会出现商标权利人与控诉方不一致的情况,因此在应诉时应当认真检查核对控诉方与商标权利人之间的关系,核对控诉方是否具有商标权利人授权的相关文件,检查包括授权许可、授权范围、授权期限等在内的要素。
三、针对控诉方所主张的商标权的保护范围进行抗辩
在中国,注册商标是实行分类保护的,使用在不同类别的商品或者服务上的商标是需要分开注册的,例如奇瑞汽车公司使用的QQ标识因为是使用在汽车上的,与腾讯公司使用在计算机软件上的QQ标识不属于同一类别。一般来说,使用在不同类别的商品或者服务上的商标,是不会构成侵权的。但控诉方所主张的商标属于驰名商标时除外,因为法律对驰名商标的保护是跨类别保护的,即一旦商标被认定属于驰名商标,则其专用权将覆盖全部类别的商品或者服务。被控诉方针对这一方面应诉时,首先确认对方主张的商标是否属于驰名商标,如果对方主张属于驰名商标,则要围绕认定驰名商标所需的要件进行否定;然后主张自己所使用的商品或者服务不在对方主张的商标权所登记的类别中。
四、针对控诉方所主张的侵害商标权的商品或者服务是否属于相同或者近似进行抗辩
曾经广受业界关注的“非诚勿扰商标权案”,对于控辩双方所使用的“非诚勿扰”的商品是否属于相同或者近似,一审法院、二审法院、再审法院就先后出具了完全不同的意见。一审法院认为被控诉方江苏卫视使用的“非诚勿扰”标识是使用在电视节目上的,控诉方注册的“非诚勿扰”商标对应的是交友服务、婚姻介绍,所以两者是属于在不相同不类似的商品上使用;二审法院则认为江苏卫视的《非诚勿扰》节目为相亲、交友节目,从服务的目的、内容、方式、对象等判定,均是提供征婚、相亲、交友的服务,与控诉方注册的“非诚勿扰”商标上核定的服务项目“交友、婚姻介绍”相同;
再审法院则认为江苏卫视的《非诚勿扰》节目的服务目的在于向社会公众提供旨在娱乐、消遣的文化娱乐节目,凭节目的收视率与关注度获取广告赞助等经济收入,服务的内容和方式为通过电视广播这一特定渠道和大众传媒方式向社会提供和传播文娱节目,服务对象是不特定的广大电视观众,而控诉方注册的“非诚勿扰”商标对应的“交友服务、婚姻介绍”是为了满足特定个人的婚配需求而提供的中介服务,服务目的系通过提供促成婚恋配对的服务来获取经济收入;服务内容和方式通常包括管理相关需求人员信息、提供咨询建议、传递意向信息等中介服务;服务对象为特定的有婚恋需求的未婚男女,故两者无论是在服务目的、内容、方式和对象上均区别明显。以相关公众的一般认知,能够清晰区分电视文娱节目的内容与现实中的婚介服务活动,不会误以为两者具有某种特定联系,两者不构成相同服务或类似服务。结合“非诚勿扰商标权案”,被控诉方在针对商品或者服务是否沟通相同或者类似时,可以结合该商品或服务的内容、目的,服务对象等要素进行综合判定,并将总结出的不同归纳给裁判人员。
五、针对涉案标识是否属于商标性使用进行抗辩
对于涉案标识是否属于商标性使用,应当结合涉案标识所处的语境中分析。将涉案标识用于商品或者服务,以指示商品或者服务的来源,起到使相关公众区分不同商品或者服务的提供者的作用,进而使相关公众将商品或者服务与提供者紧密地联系起来,这样的使用会被认定为商标性使用。而中国商标中有一类为描述性商标,这类商标具有两层含义:第一层含义是对商品或者服务的用途、大小、颜色、成分、产地等进行描述,即对描述性的文字、图形或其组合公共领域含义的使用,第二含义是指示商品或服务来源的使用。《商标法》对此类注册商标权的专有保护则仅仅针对第二层含义的使用,对于第一层含义的使用则不做限制。前段时间沸沸扬扬的“逍遥镇”商标,用在胡辣汤上的地理商标,除了舆论的压力外,法律上,“逍遥镇”这个三个文字作为对产地的描述,不能因为被注册成商标就具有限制其他逍遥镇人使用的功能。
六、针对商标注册前已经使用进行抗辩
《商标法》第五十九条规定,商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。被控诉方在抗辩时,要提供自己在涉案商标注册前已经使用的证据,并且还要证明具备一定的影响力,网店、微博、微信公众号记录等都可以作为证据。
七、针对控诉方在起诉前三年内未使用注册商标进行抗辩
《商标法》第六十四条规定,注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。被控诉方在以此抗辩时,仅需提出该条即可,举证责任在控诉方。当然,控诉方针对这一点提交证据后,被控诉方应当认真审查控诉方所提交的证据,如审查其使用注册商标的商品或者服务与注册商标登记的类别是否一致。
八、针对从第三方取得的侵害注册商标的商品进出抗辩
《商标法》第六十四条第二款规定,销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。被控诉方以此抗辩时,需要说明侵权商品是合法取得的,并说明来源,常见的做法是向法庭提供采购侵权商品的合同、付款凭证,收货单等证据,明确提供侵权商品的源头。
九、其他抗辩理由
被控诉方在面对指控侵犯商标权时,除上述思路外,还应当结合事实提出相应的抗辩,如被控诉方的侵犯注册商标权的行为是基于控诉方的取证行为才发生的,又如被控诉方的侵权行为已经超过了诉讼时效。
总结
侵犯商标权的指控,并不一定成立,被控诉方有不少的应对策略。被控诉方在应对时,应当根据自己的实际情况,结合法律法规,选定有效的策略。